El tercer párrafo del artículo 166 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina señala lo siguiente: “El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso ni disminuirá la protección que corresponda a la marca”.
Dicho de otra manera, una marca se considera en uso si esta se usa tal como fue registrada o con ligeras variaciones que no afecten su carácter distintivo. Pero ¿en qué consisten estas ligeras variaciones? La respuesta: Nadie lo sabe con precisión.
El artículo en cuestión les concede a las oficinas de marcas de la Comunidad Andina discrecionalidad amplia. Son ellas las que finalmente deciden qué variaciones son ligeras y qué variaciones no lo son.
En el año 2015, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI (la oficina de marcas del Perú) declaró, en segunda instancia, fundada la acción de cancelación por falta de uso interpuesta contra la marca registrada RINOGLAD FORTE*, que distinguía productos farmacéuticos en la clase 5 de la Clasificación de Niza. Dicha marca fue cancelada porque estaba siendo usada como RINOGLAD solamente, y no como RINOGLAD FORTE.
En primera instancia, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI había declarado infundada dicha acción de cancelación, señalando, en su resolución, que: “Si bien la marca materia de cancelación se encuentra constituida por la denominación RINOGLAD FORTE, y si bien en las pruebas de uso sólo se aprecia el uso de la denominación RINOGLAD, a criterio de esta Comisión el término FORTE es una denominación de carácter descriptivo, por lo que su ausencia no altera el carácter distintivo de la marca registrada. En consecuencia, en aplicación del artículo 166 de la Decisión 486, corresponde desestimar la acción de cancelación presentada”.
La Sala, sin embargo, no era de la misma opinión, y, cuando la resolución de la Comisión fue apelada, la Sala declaró fundada la acción de cancelación. Para la Sala, el no uso de la denominación FORTE en la marca registrada representaba una variación sustancial.
Para el propietario (de la marca) y sus representantes, la denominación FORTE era una denominación descriptiva, de uso común, que figuraba en muchísimos productos farmacéuticos y significaba: “Gradación fuerte e intensa”.
Como argumentaron en su momento, el no uso de la denominación FORTE en la marca RINOGLAD FORTE no afectaba el carácter distintivo de esta. FORTE es sólo un detalle, un elemento que no le otorga distintividad a la marca registrada, ya que no es un elemento original, sino un elemento descriptivo. La fuerza distintiva de la marca RINOGLAD FORTE se concentraba en la denominación RINOGLAD, denominación de fantasía que ninguna otra marca que distinguía productos farmacéuticos poseía.
Su lectura del tercer párrafo del artículo 166 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina les sugería que la Sala debía declarar infundada la acción de cancelación; sin embargo, la lectura de uno no siempre es la que prima, y artículos como este se prestan a diversas interpretaciones.
La Sala canceló la marca RINOGLAD FORTE a pesar de que en su resolución señaló que: “El elemento principal de una marca es aquél que sirve para indicar el origen empresarial de los productos o servicios”.
En nuestra opinión, el elemento principal de la marca RINOGLAD FORTE es RINOGLAD. Este elemento es el que sirve para indicar el origen de los productos farmacéuticos que distinguía la marca RINOGLAD FORTE. El uso de dicho elemento quedó acreditado mediante las pruebas de uso que se presentaron, como bien señalaron la Comisión y la Sala en sus respectivas resoluciones.
El elemento FORTE, en el campo farmacéutico, no les dice nada sobre el origen empresarial de los productos a los consumidores; en cambio, el elemento RINOGLAD sí. Este es el elemento que le otorgaba distintividad a la marca registrada y que distinguía sus productos farmacéuticos de otros.
La tecnología ha acelerado de tal manera el mercado que quienes participan en él necesitan diversas herramientas para adaptarse a los constantes cambios de manera rápida y eficaz. En el caso de las marcas, una de estas herramientas es el tercer párrafo del artículo 166 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, que permite a las marcas amoldarse a los nuevos cánones estéticos del mercado. Como se sabe, los gustos del público consumidor varían de un día para otro: lo que gustó ayer no necesariamente gusta hoy; por eso, los individuos y/o empresas deben rediseñar sus productos constantemente. Este rediseño, sin embargo, no implica que los productos pierdan su característica esencial, es decir, la característica que hace que el público consumidor guste de ellos. Las marcas, al igual que los productos que distinguen, también tienen que rediseñarse, y este rediseño, al igual que con los productos, no implica que las marcas pierdan su característica esencial, es decir, la característica que hace que el público consumidor las identifique.
El artículo en cuestión les permite a los individuos y/o empresas ahorrar costos al no tener que registrar nuevamente una marca que sólo ha sufrido ligeras variaciones que no alteran su carácter distintivo. Si bien es importante para el público consumidor que una marca conserve su carácter distintivo, lo es más para el propietario de la marca, quien querrá que el público consumidor continúe reconociendo su marca a pesar de que esta haya sufrido ligeras variaciones.
Dicho de otra manera, quien debería tener la última palabra en torno a si el carácter distintivo de una marca ha sido alterado o no es el público consumidor. Las oficinas de marcas deberían investigar si es que la nueva forma (en la que la marca está siendo usada en el mercado) provoca o no la misma impresión comercial en el público consumidor que la vieja forma (en la que la marca fue registrada). Si la impresión comercial provocada es la misma, la marca no debería ser cancelada por falta de uso.
Esto, sin embargo, es poco probable que ocurra, así que, por el momento, lo más recomendable es usar la marca tal como se registró.
